Интернет является одним из эффективных инструментов продвижения бизнеса, однако с нового года всемирная паутина может добавить компаниям хлопот. Зарегистрировать товарный знак, тождественный уже имеющемуся доменному имени, станет невозможно.
Одним из важных событий нового года в области законодательства стало вступление в силу с 1 января 2008 года части IV Гражданского кодекса РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (ст. 1 Федерального закона от 18.12.06 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Еще на стадии законопроекта часть IV ГК РФ включала в себя отдельную главу, посвященную правовому регулированию доменных имен. В документе было предложено приравнять доменные имена к средствам индивидуализации наряду с товарными знаками, наименованиями мест происхождения товаров, фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями.
Впоследствии раздел «Доменные имена» был исключен из текста части IV ГК РФ. Вместе с тем в окончательной редакции Кодекса осталась норма о приоритете доменного имени перед товарным знаком.
Приоритет доменов
Доменное имя регистрируется уполномоченными регистраторами (письмо УФНС по г. Москве от 17.01.07 № 20-12/004121. – Прим. ред.). Отметим, что регистрация доменного имени – простая процедура, которая занимает немного времени. Достаточно провести проверку по базе доменных имен и в случае отсутствия идентичного обозначения заключить договор с регистратором.
Регистрация товарных знаков, напротив, процедура довольно длительная. Как правило, на нее требуется более года. Дело в том, что в процессе ее проведения проходит формальная экспертиза заявки: проверка содержания, а также наличия заявления о регистрации, перечня регистрируемых товаров, уплаты пошлины, описания обозначения и других документов. Кроме того, проводится и экспертиза заявленного обозначения, поданного на регистрацию, в ходе которой проверяется его соответствие требованиям законодательства: определение товарного знака, основания для отказа в его государственной регистрации1.
Проект части IV ГК РФ предусматривал, что в качестве товарного знака не может быть зарегистрировано обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с доменным именем, право на которое возникло ранее регистрируемого товарного знака. Например, в отношении знака sunflower могли быть самые различные комбинации сходных доменных имен: sanflower.ru, sonflower.ru, sunflawer.ru и др.
В принятом варианте Кодекса одним из оснований для отказа в регистрации товарного знака, а также признания регистрации недействительной является наличие только тождественного доменного имени, право на которое возникло ранее даты регистрации товарного знака (подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ). Таким образом, наличие сходного до степени смешения домена не будет являться поводом для отказа или признания регистрации недействительной.
Мнение эксперта
Андрей Воробъев, юрист, специалист по охране интеллектуальной собственности компании RU-CENTER
Строго говоря, норма подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ возникла из-за проблемы захвата доменов. На сегодняшний день не только в зарубежной, но и в российской практике встречались попытки отобрать раскрученный домен путем регистрации товарного знака. В России даже был судебный прецедент по этому поводу: на владельцев компьютерной игры и соответствующего «раскрученного» домена (товарный знак не был зарегистрирован) подала в суд компания, которая и зарегистрировала товарный знак игры. При этом она ссылалась на то, что пользователи путаются и воспринимают товарный знак как домен, потому что доменное имя схоже со знаком до степени смешения. Суд первой инстанции принял решение в пользу владельца товарного знака. Собственники игры обжаловали решение в апелляционном порядке. На этом этапе стороны пришли к мировому соглашению.
Помня об этом прецеденте, юристы предпочитают, чтобы одновременно с регистрацией товарного знака проходила и регистрация всех возможных вариантов доменных имен.
Определение тождества и сходства до степени смешения дано в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.
Так, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Обозначение считается тождественным, если оно совпадает с другим обозначением во всех элементах. Аналогичные определения содержатся и в проекте Административного регламента Роспатента, который должен вступить в силу в 2008 г2.
При этом наличие тождественного доменного имени будет препятствием к регистрации идентичного товарного знака независимо от того, используется домен в отношении однородных товаров или нет.
Личный опыт
Александр Большов, финансовый директор интернет-агентства Registratura.ru
Начало действия отдельных норм о доменных именах, безусловно, сыграет на руку компаниям, которые активно используют интернет как средство маркетинговой коммуникации и уже успели зарегистрировать нужный им домен. Согласно п. 9 ст. 1483 ГК РФ такие компании фактически уже защитили свой актив и без государственной регистрации: ведь, согласно этой норме, никто другой не сможет претендовать на данное наименование.
Кроме того, изменения в законодательстве полезны компаниям, которые заблаговременно позаботились о защите своего товарного знака и зарегистрировали его в Роспатенте. Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ, таким компаниям будет принадлежать исключительное право использования товарного знака, в частности при его размещении в сети интернет, в том числе в доменном имени.
В то же время новые нормы дают широкие возможности различного рода шантажистам, которые специально выкупают доменные имена известных и малоизвестных (на перспективу) товарных знаков, чтобы потом продать их уже за большие деньги. Если учесть, что сама по себе регистрация доменного имени является не таким дорогим удовольствием (к примеру, в зоне RU это стоит 600 руб. в год), то потенциально подобным «бизнесом» может заниматься чуть ли не любой желающий, имеющий выход в интернет.
Неизбежные, но преодолимые трудности
Несмотря на благие намерения законодателей в плане упорядочения норм о товарных знаках и доменных именах, в ходе дальнейшего применения подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ у компаний могут возникнуть определенные затруднения.
Ранняя регистрация доменного имени может стать препятствием для регистрации товарного знака в отношении любых товаров и услуг. По мнению автора, это неоправданно: в таком случае следует учитывать только те товары и услуги, в отношении которых используется доменное имя (если оно вообще применяется для каких-либо товаров или услуг). Рассмотрим основные вопросы, связанные с использованием данной нормы.
Что считать тождеством. Несмотря на кажущуюся однозначность понятия тождества, пока неясно, будет ли оно определяться исходя из полного совпадения домена и товарного знака или указание зоны не будет приниматься во внимание (то есть что будет тождественно доменному имени sunflower.ru – sunflower.ru или просто sunflower). Поскольку домен RU является элементом, одинаковым для всех имен в соответствующей зоне, то можно предположить, что он не должен учитываться при сравнении двух обозначений.
Если практика пойдет по пути толкования тождества только в части доменного имени, исключая указание зоны, то создастся возможность для злоупотреблений со стороны администраторов доменных имен.
Первоначальный текст законопроекта, содержащий главу «доменные имена», предполагал, что соответствующие положения будут распространяться только на доменные имена в зоне RU. Поэтому неясно, будет ли окончательная норма применяться в отношении других зон, в частности COM, ORG. Ведь, например, и по адресу domain.org может находиться сайт, содержащий информацию на русском языке и предлагающий определенные товары (услуги) для российских потребителей.
Наконец, из текста закона не ясно, будет ли при определении тождества обращаться внимание на то, используется ли доменное имя в гражданском обороте и если да, то для каких товаров (услуг).
Например, сайт pravnik.ru, может использоваться для оказания юридических услуг, при этом обозначение pravnik является зарегистрированным товарным знаком для услуг 35 класса «Агентства рекламные и реклама интерактивная в компьютерной сети», с более поздней датой приоритета, чем дата регистрации доменного имени. Возникает вопрос, сможет ли в данной ситуации администратор доменного имени pravnik.ru прекратить охрану товарного знака pravnik?
Эта проблема не является значительной в случае установления тождества с полным доменным именем (тогда в вышеуказанном примере pravnik.ru не будет тождественным товарному знаку pravnik). Случаи регистрации «полных» доменных имен в качестве товарных знаков довольно редки, и в такой регистрации заинтересованы прежде всего администраторы соответствующих доменов. Однако если речь идет о тождестве с частью доменного имени, то проблема становится едва ли не ключевой в применении настоящей нормы. В таком случае круг объектов, которые могут противопоставляться товарному знаку, значительно расширяется.
Личный опыт
Александр Большов, финансовый директор интернет-агентства Registratura.ru
В нашей компании товарный знак полностью дублирует доменное имя Registratura.ru вместе с указанием на зону, следовательно, тождество может устанавливаться по полному наименованию. Если же товарный знак дублирует доменное имя не полностью, то, по моему мнению, логично обращать внимание не только на срок его введения в деловой оборот, но и на значение слов, используемых в каждом конкретном случае.
Возможные решения. По мнению автора, термин «тождество» следует толковать буквально, в соответствии с определением в действующем законодательстве и в Административном регламенте Роспатента. Учитывая, что законодатель сознательно отказался от варианта «сходства до степени смешения», в качестве тождественных доменным именам необходимо рассматривать товарные знаки, полностью совпадающие со всеми элементами таких имен. При этом указанная норма должна применяться только в отношении доменных имен зоны RU.
Наличие тождественного доменного имени является основанием для отказа или признания недействительной регистрации товарного знака, если право на домен возникло ранее
Подобный подход ориентирован на защиту как владельцев товарных знаков, так и администраторов доменных имен. Кроме того, он позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных администраторов доменных имен.
При решении вышеуказанных вопросов также целесообразно использовать документы, принятые Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), а именно Совместные рекомендации относительно защиты товарных знаков и иных прав в области промышленной собственности на знаки в интернете, принятые Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей ВОИС в 2001 году3.
Так, в соответствии со ст. 2 этого документа обозначения, используемые в интернете, должны учитываться в случае, если их использование приносит в конкретном государстве коммерческий эффект, связанный с ведением предпринимательской деятельности. Еще одним фактором, принимаемым во внимание, является использование доменного имени первого уровня только после того, как его код появляется в списке стандарта ISO 3166-1 (коды государств и зависимых территорий): например, RU – Россия, GB – Великобритания, FR – Франция и т.д.
Таким образом, использование для однородных товаров тождественного доменного имени, ранее зарегистрированного в зоне RU, может стать основанием для отказа в регистрации товарного знака.
Вышеуказанные подходы способны кардинальным образом предотвратить злоупотребления, установить баланс между интересами заявителей (правообладателей) и администраторов доменных имен.
Важные шаги к защите интеллектуальной собственности
Евгений Ариевич, партнер «Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед», патентный поверенный РФ, канд. юр. наук
Вступление в силу части IV Гражданского кодекса РФ откроет новую страницу в развитии российского института прав интеллектуальной собственности.
Только время покажет, насколько новая система поможет обладателям объектов интеллектуальной собственности эффективно реализовывать и защищать свои права в России. Однако уже сегодня можно говорить о ряде вопросов, которые либо возникнут, либо так и останутся не решенными с вступлением в силу части IV ГК РФ. Стоит отметить, что жалобы на неадекватное регулирование исходят как от правообладателей, так от специалистов, практикующих в различных областях права интеллектуальной собственности: патентного, права на товарные знаки и т.д.
Осталась нерешенной проблема патентов на полезные модели. Их, в отличие от патентов на изобретения, получают в упрощенном порядке. Вместе с тем, они предоставляют обладателю полномочия, ничем не отличающиеся от прав владельца «нормального» патента. Это обстоятельство порождает возможность возникновения нового вида «патентного рэкета», действие которого уже испытал на себе не один добросовестный субъект хозяйственной деятельности.
В области товарных знаков часть IV ГК РФ, несмотря на многолетние жалобы правообладателей, оставила в неизменном виде требование обязательной регистрации лицензионных договоров, от которой отказались практически во всем мире (ст. 1235 ГК РФ. – Прим. ред.). При этом введена субсидиарная ответственность лицензиара по требованиям, предъявляемым к лицензиату как к изготовителю товаров, что может еще больше отбить охоту к лицензированию (п. 2 ст. 1489 ГК РФ. – Прим. ред.).
Также в части IV ГК РФ закреплено и раскрыто понятие «коммерческого обозначения», которое раньше только упоминалось в Кодексе. Теперь это новый вид нерегистрируемых прав, которые могут быть использованы для индивидуализации предприятий (параграф 4 гл. 76 ГК РФ. – Прим. ред.). По мнению автора, проблема с этим объектом прав заключается в том, что условия их возникновения носят локальный характер, а защита осуществляется в федеральном масштабе.
Опыт применения части IV ГК РФ поможет выявить проблемы, которые, хочется надеяться, будут оперативно устранены.
______________________________________
1 Глава III «Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания». Утверждены приказом Роспатента от 05.03.03 № 321. Статьи 1497, 1498 и 1499 ГК РФ.
2 Административный регламент по исполнению государственной функции по организации приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак. Более подробно об этом см. www.rupto.ru.
3 Текст рекомендаций на английском языке см. на сайте
http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm.
